“中国制造”须规避专利“坑”

　　□ 何春晖

　　2008年的巴塞尔钟表展上，天津海鸥手表集团公司送展的双陀飞轮系列手表遭遇了一场专利侵权纠纷。某瑞士公司指控海鸥表的关键部件差动结构抄袭该公司的专利产品，海鸥面临着当即撤展，次年不许参展的惩罚，还将招致侵权诉讼和高额的索赔。巴塞尔国际钟表珠宝展知识产权委员会对比双方产品后，决定对瑞士企业的投诉不予支持。但是,这个事件引起了海鸥集团的高度重视，他们专门成立了知识产权委员会，在随后的几年海鸥集团自主知识产权达到80%以上，截至2013年底，累计申请专利671项，已授权专利464项，其中包括日本1项，瑞士4项。每次参加巴塞尔钟表展之前，海鸥集团会用3个月的时间筛查参展产品专利情况，以避免知识产权纠纷。

　　专利的垄断性决定了专利权的所有人为维护自己的专利权来打击其他的竞争对手，自2000年以来，海外跨国企业凭借大量的专利储备这一有力武器不断对中国企业的出口设置商业壁垒，在掀起一次次专利诉讼的同时一再提高专利侵权的索赔额，给中国企业“走出去”造成障碍。

　　那么，如何应对中国企业“走出去”的重重壁垒呢？我们首先需要认清中国企业在生产制造中通常容易遭遇到哪些专利风险，在了解风险之后才能更加主动地进行风险管理。

　　对于那些从事外包业务的制造企业，在接受外方定单时，应当主动要求外方提供专利权的证明文件及相关的其他技术文件，比如专有技术资料及配套技术资料，尤其要提供该技术的权属证明文件。在签订合同之前，应当委托专业机构对专利在中国境内的有效性进行检索分析，除了对外方提供的相关技术资料进行检索分析外，更重要的是需要从原料、技术、设备、包装及应用等各个环节进行检索分析，掌握是否存在侵犯他人专利权的风险。

　　如果经过核实发现外方并不是专利权所有人，应该要求对方提供专利权人的授权证明文件；如果发现外方提供的专利权所保护的技术方案与委托加工的技术不完全相同，应当考虑在合同中订立条款明确一旦出现涉及专利纠纷的情况都应当由外方负责并赔偿乙方的损失来转嫁专利风险。由于技术的优化和创新是一个动态发展的过程，即使现在经过检索分析尚无发现专利风险，也需要对将来可能出现的潜在风险予以重视，在合同中约定发生专利纠纷时的处理方式，规定好双方的责任与义务。

　　对于出口型企业，企业在产品出口前应当委托专业的律师事务所对出口地国家或地区的知识产权环境进行详尽的调查，除必要的法律环境调查外，还需要对本领域主要专利权人在该国家的专利申请和授权情况、专利池、相关技术标准制定和实施情况进行调查分析。

　　所谓检索，是指在全球公开的专利文献中找寻与拟出口的产品或技术相同或相近的技术在出口地国家或地区获得了有效专利保护的那些风险专利及专利权的最终所有人。检索不仅涉及产品或技术整体本身，还需要对产品的主要组成，包括组件、模块、材料、组分、设备、生产工艺、系统中的各部分、配套产品和技术、应用、替代产品或技术等方面进行全面的检索和分析。这样做的目的，首先在于对拟出口产品或技术是否存在专利风险有全面客观的把握，更为重要的是，可以采取更加行之有效的措施来管理存在的专利风险。

　　建议企业，产品或技术拟出口之前的两年到三年，就要在做好上述检索分析之后，有方向、有计划地提前在拟出口地国家或地区进行专利布局和专利申请。这样，产品进入之时已经有效地获得了该国家或地区的专利保护，从而为产品或技术的出口保驾护航。

　　对于那些无法规避的海外专利权，如果我们的产品或技术存在发生侵权的重大可能，那么，需要事先与专利权所有人沟通，力争支付适当的专利许可费以获得其授权许可。这里要提出的是，如果我们的企业向华为学习，通过对海外的风险专利的充分检索和研究，利用自身优势，对其核心技术进行优化和改良，在应用和实施领域开拓发展，提前在拟出口国家或地区进行专利布局，以自己手中的专利组合与海外风险专利所有权人达成专利的交叉许可授权协议，就可以最大限度地谋求企业发展空间。

　　对于企业在与外方合作研发或委托研发中可能遇到的风险，我国企业要做好如下几点来加以规避：首先，慎重选择合作伙伴和合作项目，在合作之前委托专业机构对合作伙伴的资质和信用进行调查；其二，对合作项目需要进行全球范围内的专利文献和非专利文献的检索分析，客观评价该项目的前途和存在的侵权风险；其三，在合作或委托研发的各种协议中,首先明确知识产权方面的权利义务关系，尤其要明确约定专利权的归属，防止专利权权属纠纷风险的发生。

　　（作者系国家知识产权局发明审查部高级审查员）